編者按：2018年3月，北京市高級人民法院民三庭針對知識產(chǎn)權審判實踐中存在的一些典型問題，在深入研究的基礎上，提出了具體、明確的處理意見?，F(xiàn)予以刊發(fā)，供交流參考。

一、專利案件

1.專利授權確權行政案件中的具體問題

關于發(fā)明與實用新型的創(chuàng)造性判斷標準是否存在異同的問題。發(fā)明與實用新型專利創(chuàng)造性判斷標準一直是專利行政審判中的難點。我國專利法第二十二條第三款與德國、日本等國家一樣，雖然明確區(qū)分了發(fā)明與實用新型創(chuàng)造性的標準，但是沒有進一步規(guī)定具體操作標準?！皩嵸|(zhì)性特點”、“進步”本身就是主觀性強的概念，再增加“突出”、“顯著”這樣的限定，出現(xiàn)主觀之上的主觀的概念，實踐可操作性差。對此，各國雖然均出臺了審查指南來具體細化操作標準，但是，實踐中基本上均對發(fā)明專利與實用新型專利的創(chuàng)造性具體標準不加區(qū)分。

我國《專利審查指南》在第四部分第六章第4節(jié)規(guī)定了實用新型與發(fā)明創(chuàng)造性判斷的區(qū)別，主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術的領域和現(xiàn)有技術的數(shù)量。這一標準可以參照執(zhí)行，但是實踐中掌握不宜過于嚴格和機械。我們認為可以從如下兩個方面把握發(fā)明專利與實用新型專利的創(chuàng)造性標準：一是合理掌握“相近或者相關技術領域”。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，實用新型的創(chuàng)造性判斷一般應當著重考察實用新型所屬技術領域，但是現(xiàn)有技術中給出明確的啟示，可以考慮其相近或相關的技術領域。實踐中，所謂“現(xiàn)有技術給出明確啟示”的情形很難遇到，對此可以不予考慮。所以，在實用新型創(chuàng)造性判斷中，不但考慮所屬技術領域，也可以考慮相近或者相關技術領域的現(xiàn)有技術。其中，“實用新型所屬技術領域”包括該實用新型技術方案所屬或者直接應用的具體技術領域，而“相近或者相關技術領域”掌握到所屬具體技術領域功能或用途相近或相關即可。二是靈活掌握對比文件的數(shù)量限制?！秾＠麑彶橹改稀吩瓌t上規(guī)定了對比文件篇數(shù)不超過兩篇，但“簡單的疊加”除外。實際情況中，由現(xiàn)有技術通過“簡單的疊加”而成的技術畢竟是少見的。多數(shù)情況下，實用新型技術方案中技術特征之間都會有一定的協(xié)同關系。因此，將“現(xiàn)有技術的數(shù)量”作為判斷是否存在技術啟示的標準之一，作用十分有限。如果實用新型專利總體發(fā)明高度低，其技術特征相對于現(xiàn)有技術而言，屬于功能組合疊加，無效請求人提出的對比文件超過兩篇的，可以靈活掌握對“簡單的疊加”的理解，宣告專利權無效。需要特別強調(diào)的是，無效請求人提出的公知常識性證據(jù)作為對比文件的，也要將其納入“現(xiàn)有技術的數(shù)量”。

關于“三步法”是否為創(chuàng)造性判斷的唯一標準的問題。判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬邆鋭?chuàng)造性，通常采用“三步法”?！叭椒ā钡膬r值追求符合創(chuàng)造性的要求，在創(chuàng)造性判斷過程中具有廣泛的適用性，采取統(tǒng)一的判斷方法能夠在較大程度上避免創(chuàng)造性判斷的主觀性和隨意性，因此，進行創(chuàng)造性判斷時不應輕易拋棄“三步法”。在使用“三步法”進行判斷的過程中，為了克服其缺陷，還可以使用長期未解決的技術問題、克服技術偏見、取得預料不到的技術效果、商業(yè)成功等輔助因素。但上述輔助因素并不能單獨決定發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，僅在難以確定發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見時發(fā)揮作用。

當然，“三步法”并非唯一的判斷標準。在諸如生物醫(yī)藥領域或者混合物等特殊類型權利要求創(chuàng)造性判斷中，部分情況下，由于難以確定區(qū)別技術特征所帶來的技術效果，如區(qū)別技術特征在于基因?qū)＠钠位蛘呋旌衔餀嗬笾胁煌M份之間存在物理化學作用等，判斷現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示時，“三步法”難以實施。在這些情況下，可以采取其他能夠更準確反映發(fā)明人技術貢獻的評價方法，但應當予以充分說明并審慎適用。

關于創(chuàng)造性判斷中最接近現(xiàn)有技術的相關問題。確定最接近的現(xiàn)有技術是評判發(fā)明或者實用新型創(chuàng)造性的邏輯起點。由于創(chuàng)造性判斷是發(fā)明創(chuàng)造作出后進行的事后判斷，因此，對最接近的現(xiàn)有技術這一邏輯起點的選取對創(chuàng)造性判斷至關重要。從2017年審結(jié)的技術類案件來看，對于最接近現(xiàn)有技術的認定仍然存在不同認識。對此，需要注意以下問題：

一是，最接近的現(xiàn)有技術應是一項技術方案，本領域技術人員能夠從中獲知、預期技術效果，僅披露技術特征缺少技術效果的，或者僅有技術構思的，一般難以用來判斷發(fā)明或者實用新型相對于現(xiàn)有技術的技術貢獻，不宜用來作為創(chuàng)造性判斷的邏輯起點評價涉案專利的創(chuàng)造性。以“三步法”進行創(chuàng)造性的判斷是試圖回到發(fā)明人作出發(fā)明創(chuàng)造時的起點，判斷由此作出發(fā)明創(chuàng)造是否需要付出創(chuàng)造性的勞動。因此，具有技術效果的技術方案才是創(chuàng)造性判斷的起點。在進行“三步法”判斷的過程中，有些對比文件公開的技術內(nèi)容并非技術方案，如被訴決定將此類對比文件公開的內(nèi)容選擇為最接近的現(xiàn)有技術，則無須實施“三步法”的其余兩步，可直接以該對比文件不能作為最接近的現(xiàn)有技術為由，認定涉案專利具備創(chuàng)造性。

二是，最接近的現(xiàn)有技術應當是對比文件公開的一項獨立且完整的技術方案，不能是拼湊的技術方案，但并不要求該技術方案的所有技術特征都必須記載在一份對比文件的同一個段落中。一項獨立且完整的技術方案應當是多個技術特征協(xié)同解決技術問題并實現(xiàn)相應技術效果，如果技術方案出自一篇對比文件的不同部分，本領域技術人員通過閱讀該對比文件可以直接確定記載在該對比文件不同部分的技術特征可以構成一個獨立且完整的技術方案，則該技術方案可以作為最接近的現(xiàn)有技術。是否屬于拼湊的技術方案需要從對比文件的記載出發(fā)進行文義解釋和整體解釋。

三是，正確認定對比文件公開的技術內(nèi)容是對創(chuàng)造性作出正確判斷的前提。2017年改判的案件中仍有不少技術事實認定錯誤的情形。要充分利用技術調(diào)查官參與案件審理，并鼓勵當事人就爭議焦點涉及的技術內(nèi)容提供專家證人或?qū)＜逸o助人，必要時，向當事人釋明通過PPT、動漫等技術手段進行當庭演示或提交實物或模型。

關于慣用技術手段的問題。2017年不少案件因?qū)^(qū)別技術特征是否構成慣用技術手段的認識不同而被改判。在對慣用技術手段的理解和把握上應當注意以下問題：一是，在案件審理過程中要正確區(qū)分慣用技術手段與公知常識的適用語境。慣用技術手段是本領域技術人員在解決相關技術問題時廣泛采用的技術手段，是公知常識的一種。但需明確的是，慣用技術手段通常在新穎性評價中引入，換言之，慣用技術手段是新穎性判斷中使用的概念?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定如果要求保護的發(fā)明或者實用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。因此，引入慣用技術手段通常是為了兼顧新穎性審查中單獨對比原則與促進專利授權質(zhì)量提升的要求。而公知常識則一般用于創(chuàng)造性評價中。二是，由于慣用技術手段本質(zhì)上屬于公知常識的一種。因此，慣用技術手段的認定需遵循公知常識的證據(jù)認定規(guī)則。證明方式可以是提交公知常識性的證據(jù)，例如教科書、詞典，也可以是充分說明。同時，慣用技術手段的認定應當站位于本領域技術人員，需從本領域技術人員的知識水平和認知能力出發(fā)考察。因此，在專利授權確權案件中，如專利復審委員會就其引入的慣用技術手段已完成舉證責任的，則應理性尊重行政機關的判斷。如持有異議的當事人就此提交反證的，可綜合考慮在案證據(jù)情況，合理認定是否構成慣用技術手段。但專利復審委員會未完成舉證責任，且當事人提出反證或充分說明導致技術事實真?zhèn)尾幻鞯?，則應當由專利復審委員會承擔舉證不能的后果。

關于無效請求人注銷對無效宣告審查程序的影響問題。根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定，無效請求人不具備民事訴訟主體資格的，無效宣告請求不予受理，對于已經(jīng)受理的無效宣告案件，經(jīng)審查不符合受理條件的，作出駁回復審請求或者駁回無效宣告請求的決定。因此，無效請求人在專利無效審查程序中因注銷等情形而喪失民事訴訟主體資格的，專利復審委員會未查明該事實或者雖查明該事實但繼續(xù)審理并作出無效宣告決定的，屬于違反法定程序，應當撤銷被訴決定。但是，如果在訴訟中出現(xiàn)這一情況的，由于被訴決定已經(jīng)作出，具有一定的法律效力，應當繼續(xù)審理。但原告符合《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》第八十八條規(guī)定的情形，應當終結(jié)訴訟。當?shù)谌俗N且沒有權利義務繼受人的，不影響案件的審理，也無需送達或通知第三人。

2.專利民事案件中的具體問題

關于設計要點在外觀設計侵權判定中的作用。在外觀設計侵權判定中考慮設計要點，體現(xiàn)了對專利權人創(chuàng)新性貢獻的認可，但設計要點在侵權判斷中如何發(fā)揮作用仍然存在不同認識。對此，在審判實踐中需要注意以下三個方面：

一是，嚴格把握設計要點的認定。設計要點是指外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計，并能夠?qū)σ话阆M者產(chǎn)生顯著視覺影響的設計特征。設計要點的確定首先要由雙方通過舉證來確定，要根據(jù)雙方所提交的在先設計確定訴爭專利的設計要點。如果訴爭專利與在先設計的差異是局部細微的差異，對訴爭專利的整體視覺效果不能產(chǎn)生顯著影響的設計特征不宜被認定為設計要點。

二是，正確理解設計要點與整體觀察、綜合判斷的關系。設計要點通常對整體視覺效果更具影響。但并非每一個設計要點對視覺效果產(chǎn)生的影響都是決定性的，即某一設計要點與其它同樣對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響的設計特征相比，并不必然更具影響，仍需通過整體觀察、綜合判斷的方式進行認定。不能僅以被控侵權設計采用了某些與授權專利設計要點相同或者相近似的設計特征就當然認定兩者構成相同或者相近似的設計，仍需要以一般消費者的視角對整體視覺效果進行觀察和判斷，并且此時的觀察和判斷應當放在現(xiàn)有設計的背景下，結(jié)合現(xiàn)有設計狀況進行。通常而言，設計要點對整體視覺效果影響的大小與該設計特征的創(chuàng)新高度有關。該設計特征與現(xiàn)有設計的差異越大，則創(chuàng)新程度越高，消費者對該設計特征的關注更多，訴爭外觀所應獲得的保護力度更強。相反，與現(xiàn)有設計較為接近的設計特征，其創(chuàng)新程度相對較低，消費者對該設計特征的關注程度隨之降低，訴爭外觀所應獲得的保護也相應較小。

三是，正確理解設計要點和設計空間的關系。盡管現(xiàn)有設計要點與設計空間都是與現(xiàn)有設計狀況密切相關的概念，但設計要點與設計空間的概念和認定方式均有不同，兩者在外觀設計專利侵權判定中肩負的功能和路徑也不相同，在當事人分別主張的情況下均應予以審查。設計要點是認定某一設計特征影響整體視覺效果權重的要素，其從創(chuàng)新程度出發(fā)考察涉案專利與現(xiàn)有設計的近似程度。而設計空間是指設計者在創(chuàng)作特定產(chǎn)品外觀設計時的自由度，是認定一般消費者的知識水平和認知能力需要考慮的要素，通過確定一般消費者的知識水平和認知能力，獲得恰當?shù)慕婆c否的結(jié)論。市高院在去年下發(fā)的《專利侵權判定指南（2017）》對設計要點和設計空間在外觀設計相近似判斷中的作用及具體適用都作出詳細規(guī)定，大家要給予高度重視。

二、商標案件

1.商標授權確權行政案件

（1）商標法第十條第一款第八項的適用問題

訴爭商標違反商標法第十條第一款第八項的判斷標準。商標法第十條第一款第八項規(guī)定主要是出于維護公序良俗的需要，對于傳遞、表達的信息有害于社會公共利益或公共秩序的商標標志予以禁止。判斷訴爭商標是否違反該項規(guī)定，不能以相關公眾的一般注意力為標準，而應當以社會公眾的普遍認知能力為標準。考慮到商標所承載的多重功能決定了在判斷標志能否作為商標進行使用時，應當進行多方面考量，注意在不同語境下中文文字所傳遞基本信息的差異。

（2）商標法第三十條的適用問題

“成品”與“原料”是否可以認定為“類似商品”。原料和成品分別位于商品流通環(huán)節(jié)的上、下游，原料的功能和用途之一是為了制造成品，而使用相同原料可以制造多種功能、用途的成品。原料的消費者有時恰恰是成品的生產(chǎn)者，成品的消費對象一般不會直接購買原料，成品與原料的生產(chǎn)部門、銷售渠道也有一定差別。因此，成品和原料在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等方面通常存在較大差異，不宜認定為類似商品。

商標申請駁回復審案件中是否考慮申請商標的使用情況。在商標申請駁回復審案件中，引證商標權人無法參與到訴訟程序中，無法提交引證商標顯著性和知名度的證據(jù)，如果僅考慮訴爭商標的顯著性和知名度，對于引證商標權人有失公平。因此，在商標申請駁回復審案件中，應主要從商標標志本身是否近似的角度予以審查，通常不考慮訴爭商標的顯著性和知名度，這樣有助于拉開訴爭商標與引證商標之間的距離，盡可能地消除商標標志混淆的可能。在已經(jīng)認定申請商標與引證商標構成近似商標的情況下，二者原則上不應共存于市場之中，除非有明顯證據(jù)顯示相關公眾不會對二者產(chǎn)生混淆。

“共存協(xié)議”、“同意書”是否可以作為排除“混淆之虞”的直接證據(jù)。在商標申請駁回復審案件中，引證商標權利人以“共存協(xié)議”、“同意書”等書面形式明確同意訴爭商標注冊，在不存在損害公共利益、故意規(guī)避法律等情形下，“共存協(xié)議”、“同意書”可以作為初步排除混淆的依據(jù)，但是若引證商標與申請商標的商標標志相同或基本相同的，且使用在同一種或類似商品上，則不能僅以引證商標權利人同意為由準予申請商標注冊。

商標申請駁回復審案件中引證商標權人注銷時應當如何處理的問題。在商標申請駁回復審案件中，引證商標權人被注銷，但引證商標仍在有效期內(nèi)的，該引證商標在形式上依然是申請商標注冊的在先權利障礙。但是，在判斷申請商標與引證商標是否構成使用在同一種或類似商品上的近似商標時，考慮到引證商標權人已經(jīng)注銷且未對商標權利進行處理，引證商標處于無權利主體的狀態(tài)，使用引證商標的商品進入市場流通領域的可能性極小，不容易導致相關公眾產(chǎn)生混淆誤認，可以認定申請商標與引證商標不構成使用在同一種或者類似商品上的近似商標。在申請商標獲準注冊后，如果其他主體有證據(jù)證明其在引證商標權人注銷前已經(jīng)通過合法受讓等方式取得引證商標的，可以通過商標異議、無效宣告等程序主張權利。

（3）“在先著作權”權屬的認定問題

在先商標注冊證及著作權登記證書的證明效力。對于當事人提交的早于訴爭商標申請日的在先商標注冊證和晚于訴爭商標申請日的著作權登記證書，如果在先商標注冊證上的信息與在后著作權登記證書上記載的創(chuàng)作完成時間、首次發(fā)表時間、著作權人等內(nèi)容能夠相互印證的，可以作為確定利害關系人的初步證據(jù)。

委托作品權利歸屬的認定。對于委托他人創(chuàng)作的作品，不能僅憑委托人的單方聲明即認定委托作品的著作權歸其所有，應當按照著作權法的相關規(guī)定進行審查。

（4）“撤三”案件中的問題

商標有效“使用”的認定。在“撤三”案件中，不要求商標專用權人必須在訴爭商標核定使用的每個商品上均進行使用，只要商標專用權人能夠證明在其核定使用的具體商品上進行了真實、合法地使用，在與該商品相類似的其他商品上亦可以維持商標專用權的有效。然而，對類似商品的認定，應當嚴格按照商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、消費渠道和消費群體進行判斷，主要從商品物理的客觀屬性進行認定，不能將非核定使用商品之外所謂“關聯(lián)商品”上的使用證據(jù)，作為維持復審商標注冊的有效證據(jù)。

“撤三”案件中證據(jù)認定標準的統(tǒng)一性。商標法的各條款承載著不同的功能，“連續(xù)三年不使用”制度的主要作用是督促商標發(fā)揮其應有的效用，避免浪費資源。在“撤三”案件中，對商標使用證據(jù)的審查應一視同仁，撤銷請求人如果不認可商標注冊人提交的使用證據(jù)，應當充分說明對證據(jù)“三性”、證明力持有異議的理由或提交反證加以反駁，不能僅以撤銷請求人提出訴爭商標屬于惡意注冊為由減輕其舉證責任。

（5）商標授權確權行政案件的其他問題

關于審查標準一致性的問題。審查標準一致性原則要求商標法規(guī)則適用的統(tǒng)一性及可預期性，避免出現(xiàn)同案不同判的現(xiàn)象。商標評審及司法審查程序雖然要考慮個案情況，但審查的基本依據(jù)是商標法及其相關法規(guī)，不能以個案審查為由忽視執(zhí)法標準的統(tǒng)一性。需要強調(diào)的是，對于“個案審查”與審查標準一致性的把握，應當注意區(qū)分相對條款與絕對條款適用的差異。對于絕對“禁用”、“禁注”絕對條款的適用，應當確保社會公眾對司法預期結(jié)論的穩(wěn)定性，不應任意改變裁量尺度，影響法律適用的穩(wěn)定性；在涉及相對事由的案件中，不能僅以標志的近似程度或者商品的類似程度為由簡單得出結(jié)論，應當考量在案證據(jù)的差異性，作出符合個案具體情形的裁判結(jié)論。

關于評審案件通知當事人參加評審的送達問題。通知當事人參加評審屬于商標評審委員會必須履行的程序?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十七條第三項規(guī)定，未通知適格當事人參加評審，該方當事人明確提出異議的，屬于違反法定程序的情形。當事人主張未通知其參加評審的，商標評審委員會應當提交證據(jù)證明其已送達案件相關證據(jù)材料，僅提交發(fā)文清單、發(fā)文交接清單等內(nèi)部流程材料的，不足以證明已經(jīng)履行了通知義務。

關于訴爭商標被同時提起“撤三”和無效宣告請求的處理問題。在商標權無效宣告請求行政案件中，如果當事人對訴爭商標同時提起了“撤三”申請，且該商標被生效判決撤銷注冊或者商標局對被撤銷注冊商標予以公告的，該商標專用權自公告之日起終止，但該情形不屬于《最高人民法院關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第八十八條規(guī)定的“終結(jié)訴訟”的情形，如果商標權無效宣告請求行政案件的原告堅持訴訟的，仍應繼續(xù)審理。

關于行政裁決依據(jù)的事實發(fā)生變化是否裁定中止訴訟的問題。在審理案件過程中，如果發(fā)現(xiàn)商標評審委員會對訴爭商標予以駁回、不予核準注冊或者予以無效宣告的相關事由存在較大變動可能性且足以影響裁決結(jié)果的，應視情形決定是否裁定中止訴訟。如果本案的引證商標在另案商標評審階段被裁定維持有效，在進入訴訟程序后，發(fā)現(xiàn)一審法院可能撤銷商標評審委員會裁定的，可以裁定中止訴訟；一審判決已經(jīng)撤銷商標評審委員會裁定的，應當裁定中止訴訟。對于本案訴爭商標申請人已經(jīng)與引證商標權利人達成商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并向商標局提交轉(zhuǎn)讓申請的，應當裁定中止訴訟，同時可以告知當事人向商標局申請商標轉(zhuǎn)讓綠色通道，以加快轉(zhuǎn)讓審批進度。對于引證商標尚在商標評審階段的，一般不應裁定中止訴訟。

關于在訴訟中因采納新證據(jù)撤銷行政裁決時的訴訟費負擔。當事人在行政訴訟中補充提交新證據(jù)，依據(jù)新證據(jù)對商標評審委員會作出的裁決予以撤銷的，在判決書中對此應當予以明確，因當事人補充提交的新證據(jù)并非被訴行政行為作出的依據(jù)，應判令訴訟費由提交新證據(jù)的一方當事人負擔。

2.侵害商標權案件中的具體問題

被訴侵權商品上標注的不同“身份”主體是否追加為共同被告的問題。在侵害商標權案件中，應當根據(jù)原告起訴主張的被訴侵權行為確定適格被告。如果原告起訴時列明的被告作為當事人參加訴訟，能夠查清案件事實的，可以不追加被訴侵權商品上標注的其他主體作為共同被告；如果無法查清案件事實的，在尊重原告訴權的前提下，可以根據(jù)在案證據(jù)追加其他主體作為共同被告。

被告突出使用與原告注冊商標相同或近似的企業(yè)字號的法律適用。對于被告將與他人注冊商標相同或相近的文字作為企業(yè)的字號在相同或類似商品上突出使用的行為，在適用法律時，應當注意商標法相關條款與《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項規(guī)定所指情形之間的區(qū)別?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項是對2001年商標法第五十二條第五項兜底條款中“給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為”所作的細化。2014年商標法第五十七條也規(guī)定了兜底條款。因此，針對前述行為，不能同時適用商標法與司法解釋的上述規(guī)定。在具體案件中，如果當事人依據(jù)2001年商標法第五十二條第一項或者2014年商標法第五十七條第一項、第二項的規(guī)定提出訴訟主張，在符合適用要件時，可以依據(jù)當事人的主張對相關行為進行調(diào)整。

銷售商在銷售商品環(huán)節(jié)或銷售場所使用他人注冊商標行為的認定。對于銷售商在銷售場所、網(wǎng)絡店鋪、票據(jù)等處使用商標的行為，應根據(jù)在案證據(jù)區(qū)分不同情形予以認定。如果銷售商出于銷售注冊商標商品的需要，為介紹、說明所銷售的商品，在必要、合理的范圍內(nèi)使用該注冊商標，且未造成相關公眾混淆誤認的，一般不應判令銷售商對其上述行為承擔未經(jīng)許可使用他人注冊商標的賠償責任。

被控侵權人沒有提出“未使用抗辯”對抗權利人的賠償請求，是否主動審查權利人注冊商標的實際使用情況。商標法第六十四條第一款規(guī)定的“未使用抗辯”應以被控侵權人提出主張為適用前提，被控侵權人未依據(jù)該款規(guī)定提出抗辯的，不宜主動釋明或者主動要求注冊商標專用權人提供商標使用的證據(jù)。

在先使用抗辯中“原使用范圍”的界定。商標法第五十九條第三款規(guī)定的在先使用抗辯是在商標注冊制度下對善意在先使用并有一定影響的商標的一種保護，允許在先使用的商標在“原使用范圍”內(nèi)繼續(xù)使用是商標法為平衡商標在先使用人與商標注冊人利益而作出的一種制度安排。我國實行商標注冊制，在保護在先使用人利益的同時，應盡量避免對商標注冊人利益產(chǎn)生不合理的影響。對“原使用范圍”的界定，既不能完全參照專利法上對“原有范圍”較為嚴格的界定標準，也不能使在先使用商標與注冊商標之間形成矛盾和沖突。合理界定“原使用范圍”，應結(jié)合該條款設立的立法目的，以在先使用人后續(xù)使用仍為善意且合理為判斷標準，綜合考慮商標所使用的具體商品或服務、所使用的標志、使用方式以及使用主體等因素。通常而言，在先使用人使用的標志應以在先使用的標志為限；在先使用人使用的商品或者服務類別應以原使用商品或者服務為限。

三、著作權案件

1.原告訴訟主體資格審查中的問題

非專有使用權被許可人訴訟資格的確定。著作權法對著作權人許可他人使用作品的授權類型，僅區(qū)分為專有使用權和非專有使用權兩種。實踐中，對于原告主張其為涉案作品的排他使用被許可人或普通使用被許可人的，可以參照商標法司法解釋的規(guī)定審查其是否具備原告主體資格。

僅取得“起訴權利”受讓人或被許可人訴訟資格的確定。著作權人僅對其授予或轉(zhuǎn)讓“起訴權利”、未受讓取得或未被授予著作權實體權利的當事人，不屬于適格的原告。

2.著作權權屬認定中的問題

影視作品署名或權利歸屬信息與權屬認定的關系。由于電影、電視劇等影視作品的署名現(xiàn)狀較為混亂，在認定影視作品權利歸屬時，作品上明確標明著作權歸屬信息且無相反證據(jù)的，可以據(jù)此認定著作權歸屬；未明確標明著作權歸屬信息的，可以將作品上署名的出品單位作為著作權人；既未標明著作權歸屬信息，又無出品單位署名的，可以將署名的攝制單位作為著作權人；作品上既有出品單位署名，又有攝制單位署名，原告主張權利僅歸屬于出品單位，對方當事人未提交相反證據(jù)的，應予支持。

對著作權法施行前特殊攝影作品權屬的認定。對于在著作權法施行前，以黨和國家領導人為拍攝對象的攝影作品，雖然當事人對職務作品著作權歸屬沒有明確約定，當時也沒有明確法律規(guī)定，但根據(jù)當時的時代背景、該類作品特殊的拍攝過程以及當事人的具體行為、意思表示，可以認定單位職工創(chuàng)作的該類攝影作品屬于特殊職務作品，由單位享有除署名權之外的著作權。對于該類作品的著作權歸屬，不能簡單依據(jù)當事人提交的拍攝者個人攝影集上的署名進行認定，一般還應要求當事人進一步提交拍攝者所在單位對作品權利歸屬或拍攝者單獨行使著作權的意見，必要時可以依職權對此進行調(diào)查。

涉外著作權認證機構出具的權屬證明文件效力的認定。目前，經(jīng)國家版權管理機關認可的對境外作品著作權權屬進行認證的機構共有八家，包括：國際作者和作曲者協(xié)會聯(lián)合會、國際唱片業(yè)協(xié)會、商業(yè)軟件聯(lián)盟、美國電影協(xié)會、日本唱片協(xié)會、韓國著作權委員會、香港影業(yè)協(xié)會、社團法人臺灣著作權保護協(xié)會（中國臺灣）。經(jīng)國家版權局批準，上述機構在中國設立的常駐代表機構可從事認證工作。上述機構或其經(jīng)批準的在華常駐代表機構出具的權屬證明文件，可以作為認定著作權歸屬的初步證據(jù)。但上述機構在港澳臺地區(qū)或其他國家設立的代表機構、分支機構等以自己的名義出具的證明文件，不宜作為認定著作權歸屬的證據(jù)。

3.部分案件中賠禮道歉方式的確定問題

通過信息網(wǎng)絡傳播他人圖片、文字等作品未署名時，賠禮道歉方式的確定。對于侵害署名權的行為，通?？梢灾С衷嬉筚r禮道歉的主張，但不應一概判處公開致歉的責任方式。對于被訴侵權人通過信息網(wǎng)絡傳播他人圖片、文字等作品、未為作者署名的，應當綜合考慮被訴侵權人的侵權情節(jié)、權利人受侵害的程度、影響范圍等因素確定賠禮道歉的具體方式及范圍。根據(jù)案件情況，若被訴侵權人雖未署名但侵權情節(jié)輕微的，可以責令侵權人采用書面方式或當面口頭方式道歉；若被訴侵權人在訴訟中已主動道歉并記錄在案的，可以不再判令其賠禮道歉。

四、反不正當競爭案件

新修訂的反不正當競爭法施行后的法律適用問題。2018年1月1日新修訂的反不正當競爭法施行之后受理的不正當競爭糾紛案件，參照《最高人民法院關于商標法修改決定施行后商標案件管轄和法律適用問題的解釋》的相關規(guī)定，涉及該法施行前發(fā)生的行為，適用修改前反不正當競爭法的規(guī)定；涉及該法施行前發(fā)生，持續(xù)到施行后的行為，適用修改后反不正當競爭法的規(guī)定。

外國企業(yè)名稱受反不正當競爭法保護的條件?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定,中國境內(nèi)進行商業(yè)使用的外國（地區(qū)）企業(yè)名稱，應當認定為反不正當競爭法第五條規(guī)定的“企業(yè)名稱”。外國企業(yè)名稱受反不正當競爭法保護，一般應以該外國企業(yè)在中國境內(nèi)對其名稱進行主動的商業(yè)使用作為條件。僅憑媒體的宣傳報道、互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售商或者個人的海外代購等行為，不足以證明該外國企業(yè)對其名稱在中國境內(nèi)具有真實的使用意圖和主動的商業(yè)使用行為，進而使該外國企業(yè)名稱獲得反不正當競爭法的保護。

五、特許經(jīng)營合同案件

被特許人行使單方解除權的“一定期限”的認定。商業(yè)特許經(jīng)營管理條例第十二條規(guī)定：“特許人和被特許人應當在特許經(jīng)營合同中約定，被特許人在特許經(jīng)營合同訂立后一定期限內(nèi)，可以單方解除合同?！痹摋l規(guī)定“一定期限”的目的是為了保護被特許人，以緩沖被特許人的投資沖動，賦予被特許人一定的反悔權利。因此，在合同簽訂的合理期限內(nèi)，即使雙方當事人未約定此條款，被特許人仍可以要求單方解除合同。對于“一定期限”的界定，應遵循以下規(guī)則：有約定的，從其約定；沒有約定的，應結(jié)合行業(yè)特點、商業(yè)慣例等予以確定。合理期限的時間一般不宜過長，通常應掌握在合同簽訂后一個月之內(nèi)；被特許人尚未實際利用特許人的經(jīng)營資源的，合理期限可適當延長至合同簽訂后三個月。關于被特許人是否實際利用了特許人的經(jīng)營資源，應當根據(jù)被特許人是否已接受特許人提供的商業(yè)秘密、培訓、貨物以及被特許人是否已實際開店經(jīng)營等因素具體判斷。如果被特許人已經(jīng)接受了特許人提供的商業(yè)秘密或培訓等開業(yè)指導，而該商業(yè)秘密或培訓屬于特許經(jīng)營項目的核心內(nèi)容，就可以認定其已實際使用經(jīng)營資源。如果被特許人僅收到了特許人發(fā)送的貨物但沒有開店經(jīng)營并實際進行銷售，特許人在合理期限內(nèi)提出解除合同的，可以認定其未實際利用經(jīng)營資源。

關于特許人是否履行信息披露義務的認定。根據(jù)商業(yè)特許經(jīng)營管理條例第二十一條、二十二條的規(guī)定，特許人應當在訂立特許經(jīng)營合同之日前至少30日，以書面形式向被特許人披露相關信息，并提供特許經(jīng)營合同文本。商業(yè)特許經(jīng)營管理條例設立嚴格的信息披露制度，主要是考慮到特許人與被特許人簽約能力不對等、信息不對稱，為平衡特許人和被特許人的利益，矯正信息不對稱給被特許人帶來的巨大投資風險。在實踐中，應當根據(jù)特許人的主張，對被特許人是否履行了信息披露義務作出認定。被特許人主張其履行了信息披露義務的，應當提供證據(jù)予以證明。對于特許人主張被特許人已經(jīng)以合同約定等形式書面確認其履行了信息披露義務的，參照《商業(yè)特許經(jīng)營信息披露管理辦法》第八條的規(guī)定，特許人在向被特許人進行信息披露后，被特許人應當就所獲悉的信息內(nèi)容向特許人出具回執(zhí)說明（一式兩份），由被特許人簽字，一份由被特許人留存，另一份由特許人留存?？梢姡惶卦S人的書面簽字確認只是特許人在履行信息披露義務之后的一種形式要求，不能僅據(jù)此認定特許人實際履行了信息披露義務，應結(jié)合案件其他情況和在案證據(jù)作出認定。

六、其他共性問題

關于賠償數(shù)額計算依據(jù)的適用順序。在侵害知識產(chǎn)權民事案件中，應當根據(jù)各部門法的具體規(guī)定確定損害賠償計算依據(jù)的適用順序，在法律規(guī)定文義明確，且沒有充分理由的情況下，不得隨意行使裁量權、任意選擇賠償數(shù)額的計算依據(jù)。

依據(jù)違法所得確定賠償數(shù)額并突破法定賠償額上限時應注意的問題。在原告已經(jīng)盡力舉證，結(jié)合在案證據(jù)，運用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗，能夠初步確定侵權人的違法所得明顯高于法定賠償額上限的情況下，被告經(jīng)釋明后，對其掌握的相關賬簿、資料仍拒不提交或者不能完全提交的，可以根據(jù)原告的主張，在綜合考慮涉案知識產(chǎn)權對產(chǎn)品的貢獻率、侵權持續(xù)時間、影響范圍、銷售數(shù)量、產(chǎn)品定價、單位利潤、主觀惡意等因素基礎上，確定高于法定上限的賠償數(shù)額。同時，要注意不能偏離“補償為主，懲罰為輔”的原則。

關于批量訴訟案件中律師費的確定。對于權利人批量起訴的案情相對簡單、事實清楚、法律關系明晰的案件，在確定計入合理支出的律師費時，應考慮舉證模式化、訴狀格式化、代理工作流程化對訴訟成本的攤薄效應，適當降低律師費的支持數(shù)額。同時，要注意保持經(jīng)濟損失和訴訟開支的適度協(xié)調(diào)，酌定的律師費一般不宜高于經(jīng)濟損失。律師未出庭的，一般不宜全額支持律師費。對于該類案件中律師費的酌定，應視為法官自由裁量權的范疇，在一審法院綜合考慮各方面因素并在判決中充分說理的情況下，二審法院不宜僅因律師費的酌定事宜進行改判。

在授權確權行政案件中當事人拒交翻譯文本的處理。第三人為外國當事人的案件，原告未提交具有翻譯資質(zhì)的機構出具的翻譯文本，也未委托法院翻譯并交納相應費用，經(jīng)法院釋明后原告在合理期限內(nèi)仍不提交，導致無法向該外國當事人送達的，可以裁定駁回起訴。需要送達的翻譯文本包括起訴狀、開庭傳票、證據(jù)目錄等。

關于判決主項中責任承擔方式的表述問題。在侵害知識產(chǎn)權民事案件中，在判決主文部分應對判項作清晰、明確的表述，在對被告的不同侵權行為通過不同判項進行判決時，應具體、準確地指明被告承擔民事責任的類型和履行方式，避免因判決主項的概括性表述使生效判決難以執(zhí)行或產(chǎn)生歧義，進而影響生效判決的執(zhí)行。