引 言

優(yōu)先權原則源自1883年簽訂的保護工業(yè)產權巴黎公約【1】。所謂“優(yōu)先權”是指申請人在一個締約國首次提出申請后，可以在一定期限內就同一主題向其他締約國申請保護，其在后申請中能夠享有優(yōu)先權的內容被視為是在首次申請的申請日提出的。換句話說，申請人提出的在后申請與其他人在其首次申請的申請日之后、在后申請的申請日之前就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這就是“優(yōu)先權”一詞的由來。

經過一百多年的發(fā)展，優(yōu)先權制度已經被世界各國廣泛接受。我國現行專利法第二十九條就外國優(yōu)先權和本國優(yōu)先權分別給出了如下規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

由此可見，在判斷優(yōu)先權是否成立的時候，在后申請與在先申請是否為“相同主題”是其判斷的實質條件?！?】然而，對于“相同主題”的判斷，《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）僅在第二部分第三章第4.1.2節(jié)中記載了“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致?！痹摬糠值诎苏碌?.6.2節(jié)對于“相同主題”的判斷進行了進一步說明，“判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中。為此，審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題?！∷^清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權利要求所述的技術方案即可。但是，如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎?！笨梢?，上述規(guī)定仍然比較抽象，并不能也不可能窮舉“相同主題”實際判斷中存在的所有問題。在解決具體問題時，尤其是在后申請與在先申請表述不一致時，判斷兩者是否屬于“相同主題”的發(fā)明創(chuàng)造往往比較困難。下面，筆者將結合實際審查中遇到的案例，闡述自己對該問題的一些思考。

一、案情介紹

在后申請的權利要求為：一種磨豆咖啡壺的變流裝置，包括上蓋、大身、水箱、磨豆沖泡腔、出水口、進水口、變流裝置，其特征在于，所述變流裝置設置在大身上的出水口與上蓋下表面上的進水口之間，出水口與進水口可分離式貫通連接，出水口與進水口相對運動套接開啟變流裝置，變流裝置將出水口內部的高溫水貫通傳遞到進水口，并由進水口流經到磨豆沖泡腔內部的沖泡噴嘴流出。

上述權利要求的內容并未完全一致地記載于其要求優(yōu)先權基礎的在先申請中。但在先申請的說明書中有如下相關記載：本實用新型的目的旨在提供一種結構簡單合理、成本低廉、功能齊全、密封效果好和操作方便安全的磨豆咖啡流水裝置，以克服現有技術中不足之處。按此目的設計的磨豆咖啡壺的流水裝置包括：大身、水箱、上蓋、加熱器、磨豆沖泡腔、電機、進水口、出水口，所述上蓋設置在大身上部，磨豆沖泡腔設置在大身與上蓋之間；進水口套接或對接于出水口；所述上蓋與大身之間設置鎖扣裝置將磨豆沖泡腔夾持在上蓋與大身之間；所述上蓋下表面上設置有推桿或推管，上蓋關閉時推桿或推管驅動大身上熱水擋板或翻板開啟熱水通道，大身出水口與上蓋進水口貫通，出水口內部的高溫水貫通傳遞到進水口，并由進水口流經到磨豆沖泡腔內部的沖泡噴嘴流出；所述上蓋開啟時，推桿或推管與擋板或翻板分離，擋板或翻板將大身熱水通道出水口遮擋或關閉以改變熱水的流向。

根據在先申請文件中的上述記載并結合說明書附圖，可以得出，就改變熱水流向這一技術問題，在先申請文件中存在如下方案：一種磨豆咖啡壺的流水裝置，包括上蓋、大身、水箱、磨豆沖泡腔、出水口、進水口、上蓋下表面上設置推桿或推管，大身上設置有擋板或翻板，上述推桿或推管與擋板或翻板配合的結構設置在出水口與進水口之間，出水口與進水口分離式貫通連接，出水口與進水口相對運動套接或分離，在上蓋關閉時，推桿或推管驅動大身上熱水擋板或翻板開啟，熱水通道出口與上蓋進水口貫通，出水口內部的高溫水貫通傳遞到進水口，并由進水口流經到磨豆沖泡腔內部的沖泡噴嘴流出；所述上蓋開啟時，推桿或推管與擋板或翻板分離，擋板或翻板將大身熱水通道出水口遮擋或關閉以改變熱水的流向。

將在先申請與在后申請的技術方案相比較，可以發(fā)現，在后申請的技術方案實質上就是將在先申請技術方案中的“推桿或推管與擋板或者翻板配合的結構”替換成了概括、上位的功能性限定“變流裝置”。

二、問題與思考

按照《指南》第二部分第三章第4.1.2節(jié)關于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義，上述在先申請和在后申請的技術領域、所解決的技術問題和預期的技術效果相同，只是在先申請的技術方案包含在了在后申請的技術方案中。按照新穎性的判斷原則，兩者屬于技術方案實質相同。按照《指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)的解釋，在后申請“變流裝置”中的“推桿或推管與擋板或者翻板配合的結構”的這部分方案也可以理解為記載在了在先申請中，而《指南》該部分給出的例子正好與本案情況相反，即該例子中在先申請是含糊籠統的概括而在后申請是具體詳細地描述，故并不能直接套用《指南》中的例子來解決本案的問題。

1.對于判斷“在先申請是具體的下位概念，在后申請是概括的上位的功能性概念時，兩者是否屬于相同主題”，我們分為以下兩種情況來討論：

（1）在先申請文件僅記載了一個具體的實施例，在后申請要求保護概括的上位的功能性限定的技術方案

首先，《指南》第二部分第三章第4.1.2節(jié)中關于相同主題的定義，要求技術領域、所要解決的技術問題、技術方案和預期的技術效果“相同”；在《指南》中，關于新穎性的判斷也涉及相同的判斷，因此，其判斷標準有一定的參考意義。而新穎性判斷中，同樣的發(fā)明或實用新型是指技術領域、所要解決的技術問題、技術方案和預期的技術效果“實質上相同”。由此，在新穎性的具體判斷中，上下位概念、慣用手段直接置換、數值范圍的疊加等都在“實質上相同”的判斷標準內?？梢姡瑑?yōu)先權“相同主題”判斷中對于“相同”的要求要高于新穎性判斷中“實質上相同”的要求。所述“相同”僅是不要求文字記載或敘述方式上完全一致。

其次，《指南》第二部分第八章第4.6.2中要求判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案應“清楚地”記載在在先申請的文件中。在其隨后給出的例子中，也要求所屬技術領域的技術人員判斷在后申請的技術方案能不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出。仔細揣摩《指南》撰寫的行文，筆者認為，其所給出的“相同主題”的判斷方法是將在后申請的權利要求的技術方案按照修改超范圍的標準與在先申請文件（即說明書和權利要求書，不包括說明書摘要）的內容進行比較。而這種判斷方法也正符合目前國際上比較通用的擬制理論的判斷思路【3】。即在優(yōu)先權期限內提出的相同主題的專利申請被看作是在首次申請的申請日所提出的，相當于將享受優(yōu)先權的內容在時間上虛擬前提至在先申請的申請日。由此可見，該理論的提出是基于優(yōu)先權制度設立的目的以及先申請制原則。也就是說，在后申請想要享受在先申請的優(yōu)先權，所謂的“相同主題”是指在后申請所要保護的技術方案必須是申請人在在先申請的申請日（即在后申請所想要享有的優(yōu)先權日）提交該在先申請時已經記載在在先申請的申請文件中的，任何超出在先申請文件記載范圍的內容都不屬于在在先申請?zhí)岢錾暾垥r做出的，這些內容是不應該享有在先申請的申請日的，否則就是對公眾的不公平。

在明確了以修改超范圍的判斷方法來判斷“相同主題”后，再回頭看前面的案例，在后申請使用的概括、上位的功能性限定“變流裝置”，其覆蓋的范圍是能夠實現這種功能的所有方式，而在先申請文件中僅僅記載了“推桿或推管與擋板或翻板的配合結構”這種具體的方式。因此，在后申請包含了在先申請中沒有清楚記載的除“推桿或推管與擋板或翻板的配合結構”以外的其它變流裝置的結構，而這些變流裝置是無法由在先申請中的“推桿或推管與擋板或翻板的配合結構”直接和毫無疑義地得到的。因此，該案中在后申請與在先申請不屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權。

（2）在先申請說明書中記載了多個具體實施例，但在先申請文件中均沒有對上述實施例進行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申請要求保護該功能性限定的技術方案

如果在先申請說明書中記載了多個可以實現改變熱水流向的裝置的實施例，但在先申請的說明書和權利要求書中均沒有“變流裝置”這類概括、上位的功能性表述，在后申請要求保護“變流裝置”時，如何判斷在后申請與在先申請是否屬于相同主題？

關于該問題，目前有兩種觀點。第一種觀點認為，按照前面（1）所述，以修改超范圍的標準來判斷的話，在后申請的“變流裝置”無法從在先申請記載的多個實施例中直接地、毫無疑義地得到?！白兞餮b置”這類概括、上位的功能性限定必然包含了在先申請中不可能窮舉的其它實現方式。因此，按照上述修改超范圍的判斷方法來判斷的話，不應認為在后申請與在先申請屬于相同的主題。這種判斷方法的好處是簡單、直接且可操作性強。第二種觀點認為，對于申請人而言，其在在先申請的申請日所做出的貢獻為說明書中列舉的那多個實施例，到在后申請時，這個貢獻并沒有改變。一種情況是，如果在在先申請時，申請人用了一個概括、上位的功能性限定的表述在其權利要求書中要求保護這樣一個大的范圍，專利審查部門通常會認可其得到說明書支持，允許權利要求這樣保護；另一種情況是，申請人在在先申請日沒有這樣限定也沒有要求這樣的保護范圍，而在在后申請時想要補充要求，按照前述的修改超范圍的判斷方法，專利審查部門是不允許的。這樣的結論無論是按照擬制理論還是按照先申請制原則來說都略顯得不合理，對申請人也是不公平的，進而認為在在先申請制原則和擬制理論不變的情況下，問題一定是出在了具體的判斷方法上。當在后申請的權利要求是一個概括、上位的功能性限定，而在先申請的說明書中記載了諸多的具體實施例時，這種情形跟實質審查中判斷權利要求的上位的功能性限定是否得到說明書支持的情形很類似。那么，如果按照支持的判斷方法來判斷在后申請的權利要求書和在先申請的全文是否屬于相同主題，結果會如何？具體來說，就是看在后申請的權利要求要求保護的技術方案能不能得到在先申請全文的支持，如果可以，則兩者屬于相同的主題，如果不可以，則兩者不屬于相同的主題。對于前面（2）中假設的例子而言，通常會認為在后申請的權利要求能夠得到在先申請說明書的支持，則在后申請可以享受在先申請的優(yōu)先權。對于申請人而言，其權利得到了應有的合理保護，這樣的結論也符合擬制理論和先申請制原則，前述判斷結論不一致的問題也迎刃而解。而對于本文開篇討論的實例，其在先申請文件中僅記載了一種具體的實施方式，且這種方式是在先申請的發(fā)明點，是配合在先申請文件中的咖啡壺的一種特定的方式，在這種情況下，在后申請要求獲得一個概括、上位的大的保護范圍，在實際審查中，專利審查部門通常也是不認可這樣的大范圍得到在先申請文件的支持。進而，該實例中的在后申請不應享有在先申請的優(yōu)先權。然而，采用支持的標準來判斷在先、在后申請是否屬于相同主題的判斷方法看似完美，但是在實際操作中對于撰寫申請的人員以及進行判斷的審查員而言，要求都非常的高。且這種理論上的善意判斷方法很可能會放縱申請人在在后的申請中惡意地擴大保護范圍。而且，對于支持的判斷，通常是在本文沒有變化的情況下來進行的，一旦文本出現了變化，首先采用的應該是修改是否超范圍的判斷方法，該判斷要比對支持的判斷要求更高。因此，出于規(guī)范專利文件撰寫質量，提高專利保護意識的考慮。在目前我國的專利審查過程中，還是推薦采用修改超范圍的判斷方法來對在先、在后申請是否屬于相同主題進行判斷。最后，對本文中上述實例的判斷結果正好與歐洲專利局第4版Case Law中對優(yōu)先權具體情況的規(guī)定中T1052/93號決定 “在后申請使用功能性特征引起了擴展因而不能享有優(yōu)先權”的判定不謀而合。【4】從而進一步印證了筆者對該問題解讀的合理性。

2.幾個判斷的基本原則

上述僅僅是優(yōu)先權“相同主題”實質判定的一個實例。實際工作中，在后申請在在先申請記載的基礎上進行技術特征的刪減、增加、改變、二次概括、從大的數值范圍中選擇小的數值范圍等各種情形層出不窮，也為優(yōu)先權實質判斷工作帶來了困擾。筆者認為，在明確了以修改超范圍的判斷方法和先申請制為原則的擬制理論的含義后，堅持以下幾個基本原則，在實際審查工作中具有較強操作性。

首先，在核實優(yōu)先權是否成立時，應當明確享有優(yōu)先權的最小單位是在后申請權利要求中記載的技術方案，而不是其中的某個具體技術特征，這就要求將技術方案整體進行比對。

其次，明確比較對象是在后申請權利要求書的技術方案，和在先申請的文件（即在先申請的說明書和權利要求書，不包括說明書摘要），在后申請說明書中記載的內容不影響優(yōu)先權的判斷。

最后，比對的方式是將在后申請中各項權利要求的技術方案與作為優(yōu)先權基礎的在先申請文件（即其說明書和權利要求書）進行比較。只有當在后申請要求保護的技術方案不超出在先申請文件的記載范圍時，才能認為兩者屬于“相同主題”，在后申請才可以享有在先申請的優(yōu)先權。

結　語

法律法規(guī)永遠是抽象的，而具體的情況是復雜多變的，如何根據法律法規(guī)的原則宗旨，解決具體的問題，從而實現立法的目的是我們每一個執(zhí)法者應該終身探討和學習的大問題。上述這個案例及其分析是我個人在現階段實際操作中，根據現有的法條以及規(guī)定，參考國外相關處理方式，做出的一點思考和建議，歡迎大家共同探討。

參考文獻

1.國家知識產權局學術委員會課題報告《關于優(yōu)先權的研究》（專利審查協作中心 2006.9-2007.9）.

2.白曉慧.論我國專利優(yōu)先權制度.法制與社會，2012（08）：32-33.

3.吳離離.對專利優(yōu)先權制度的正確認識與合理運用.中國專利與商標，2011（3）：48-45.

4.艾變開 等.關于兩種優(yōu)先權判斷理論的比較研究.中國發(fā)明與專利，2012（1）：106-110.