談專利法中不同條款“技術(shù)問題”的區(qū)別與聯(lián)系
發(fā)布時間：2019-07-16 15:32:04瀏覽次數(shù)：161
發(fā)明、實用新型專利申請文件中，關(guān)于發(fā)明創(chuàng)造要解決的“技術(shù)問題”是專利的核心要素之一?！秾＠ā?、《專利法實施細(xì)則》很多條款都涉及了“技術(shù)問題”，簡要總結(jié)如下：
專利法第2條
A2中定義了發(fā)明和實用新型實質(zhì)上是一種技術(shù)方案，《審查指南》指出，專利法第2條所述的技術(shù)方案，是指對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。
專利法第22條第3款：創(chuàng)造性
A22.3涉及專利創(chuàng)造性，其判斷基本方式是“三步法”，其中第二步就是“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”。
專利法第26條第3款
A26.3：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。
《審查指南》指出，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。
專利法第26條第4款
A26.4:權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。
《審查指南》第二部分第2章第3.2.1規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。
根據(jù)上述專利法及審查指南上述規(guī)定，如果權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍過于寬泛，包括了無法解決涉案專利所要解決的技術(shù)問題，實現(xiàn)涉案專利所要實現(xiàn)的技術(shù)效果的技術(shù)方案，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容以及現(xiàn)有技術(shù)的整體狀況，仍然無法合理確定、排除該技術(shù)方案的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求未能“以說明書為依據(jù)”，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。（參見（2016）最高法行再19號判決書）
即，專利法第26條第4款與“技術(shù)問題”也是緊密相關(guān)的。
專利法實施細(xì)則第21條第2款
R21.2：獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
本文嘗試論述專利法、細(xì)則涉及的這些“技術(shù)問題”之間的區(qū)別與聯(lián)系，筆者聲明，限于篇幅限制，本文排除專利法第2條涉及的技術(shù)問題。為方便行文，本文將專利法第26條3、4款、細(xì)則第21條第2款簡稱為“其他條款”。
一、專利法第22條第3款所述的技術(shù)問題
1、關(guān)于A22.3涉及技術(shù)問題的分類
A22.3中，專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是相對于某一現(xiàn)有技術(shù)方案而存在的，從申請主體角度可分為主觀的技術(shù)問題和客觀的技術(shù)問題。
主觀的技術(shù)問題
所謂主觀的技術(shù)問題是，申請人聲稱的、未經(jīng)驗證的技術(shù)問題。這類技術(shù)問題的參照物是申請人的主觀經(jīng)驗，是目前常見的且大量記載于申請文件之中，這類技術(shù)問題常未經(jīng)比對，是由申請人直接作出的某種判斷或結(jié)論。
客觀的技術(shù)問題
所謂客觀的技術(shù)問題是，發(fā)明創(chuàng)造與客觀的現(xiàn)有技術(shù)方案比對，得出的所要解決的技術(shù)問題。
在專利申請、專利無效過程中，審查員、無效請求人甚至申請人舉證的現(xiàn)有技術(shù)往往是不同的、變化的，因此，客觀的技術(shù)問題也是不穩(wěn)定的、變化的。
從客觀的技術(shù)問題的變化中，舉證的現(xiàn)有技術(shù)越趨近“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，發(fā)明創(chuàng)造所要解決的技術(shù)問題，會越來越趨近A22.3規(guī)定的“實際解決的技術(shù)問題”，即，當(dāng)對比文件選擇的是最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，發(fā)明創(chuàng)造與之對比出的技術(shù)問題就是“實際解決的技術(shù)問題”。
主要技術(shù)問題和次要技術(shù)問題
由于一個發(fā)明創(chuàng)造往往一次解決多個客觀的技術(shù)問題，一般地，客觀的技術(shù)問題可根據(jù)其重要性不同，歸類為：主要技術(shù)問題和次要技術(shù)問題。
2、A22.3所述“實際解決的技術(shù)問題”
筆者認(rèn)為：如果發(fā)明創(chuàng)造既解決了主觀的技術(shù)問題又解決了客觀的技術(shù)問題，則應(yīng)當(dāng)以發(fā)明創(chuàng)造解決的客觀技術(shù)問題為依據(jù)判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性。
如果發(fā)明創(chuàng)造解決了一個客觀的技術(shù)問題，則該客觀的技術(shù)問題就是專利“實際解決的技術(shù)問題”，以此為基礎(chǔ)，可以判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性。
如果發(fā)明創(chuàng)造同時解決了多個客觀的技術(shù)問題，其中，獨立權(quán)利要求僅解決客觀的、主要的技術(shù)問題時，專利保護(hù)范圍最大。
二、其他條款所述的技術(shù)問題
其他條款中，所涉及的“技術(shù)問題”主要著眼于說明書是否有明確記載的所要解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的技術(shù)效果，或者著眼于權(quán)利要求書與說明書的關(guān)系，判斷是否符合其他條款的相關(guān)規(guī)定。筆者認(rèn)為，在考慮申請文件是否符合其他條款時，也不能簡單僅考察申請文件是否明確記載，還應(yīng)該區(qū)分客觀技術(shù)問題和主觀技術(shù)問題。
三、各條款“技術(shù)問題”之間的區(qū)別與聯(lián)系
1、專利法立法目的之一是平衡專利權(quán)人和社會公眾利益，筆者認(rèn)為，上述所有涉及技術(shù)問題的專利條款，均是對專利權(quán)人的限制。其中，A26.3是申請人獲得專利權(quán)必須付出的對價；A26.4和R21.2是對專利權(quán)保護(hù)范圍上限的限定；A22.3是發(fā)明創(chuàng)造具有或不具有創(chuàng)造性的限定。
2、從法律適用角度看，其他條款涉及的“技術(shù)問題”并不以該專利具有或不具有創(chuàng)造性為前提，因此，其他條款只考慮申請文件中是否有明確記載即可。
3、從專利撰寫角度看，本文涉及所有法律條款的“技術(shù)問題”應(yīng)當(dāng)綜合考量，當(dāng)該專利記載的客觀的主要的技術(shù)問題與“實際要解決的技術(shù)問題”相接近時，專利的穩(wěn)定性和保護(hù)范圍達(dá)到平衡，筆者認(rèn)為，此時該專利撰寫質(zhì)量最佳。
最后，筆者認(rèn)為，撰寫過程中，申請人及代理人應(yīng)當(dāng)綜合考慮專利法中關(guān)于“技術(shù)問題”的各種規(guī)定，使申請文件中明確記載的“技術(shù)問題”趨近發(fā)明創(chuàng)造“實際解決的技術(shù)問題”（甚至兩者相同），這是專利權(quán)穩(wěn)定、保護(hù)范圍合適的基礎(chǔ)，也是高質(zhì)量專利的基礎(chǔ)之一。
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專利法第2條
A2中定義了發(fā)明和實用新型實質(zhì)上是一種技術(shù)方案，《審查指南》指出，專利法第2條所述的技術(shù)方案，是指對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。
專利法第22條第3款：創(chuàng)造性
A22.3涉及專利創(chuàng)造性，其判斷基本方式是“三步法”，其中第二步就是“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”。
專利法第26條第3款
A26.3：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。
《審查指南》指出，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。
專利法第26條第4款
A26.4:權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。
《審查指南》第二部分第2章第3.2.1規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。
根據(jù)上述專利法及審查指南上述規(guī)定，如果權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍過于寬泛，包括了無法解決涉案專利所要解決的技術(shù)問題，實現(xiàn)涉案專利所要實現(xiàn)的技術(shù)效果的技術(shù)方案，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容以及現(xiàn)有技術(shù)的整體狀況，仍然無法合理確定、排除該技術(shù)方案的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求未能“以說明書為依據(jù)”，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。（參見（2016）最高法行再19號判決書）
即，專利法第26條第4款與“技術(shù)問題”也是緊密相關(guān)的。
專利法實施細(xì)則第21條第2款
R21.2：獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
本文嘗試論述專利法、細(xì)則涉及的這些“技術(shù)問題”之間的區(qū)別與聯(lián)系，筆者聲明，限于篇幅限制，本文排除專利法第2條涉及的技術(shù)問題。為方便行文，本文將專利法第26條3、4款、細(xì)則第21條第2款簡稱為“其他條款”。
一、專利法第22條第3款所述的技術(shù)問題
1、關(guān)于A22.3涉及技術(shù)問題的分類
A22.3中，專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是相對于某一現(xiàn)有技術(shù)方案而存在的，從申請主體角度可分為主觀的技術(shù)問題和客觀的技術(shù)問題。
主觀的技術(shù)問題
所謂主觀的技術(shù)問題是，申請人聲稱的、未經(jīng)驗證的技術(shù)問題。這類技術(shù)問題的參照物是申請人的主觀經(jīng)驗，是目前常見的且大量記載于申請文件之中，這類技術(shù)問題常未經(jīng)比對，是由申請人直接作出的某種判斷或結(jié)論。
客觀的技術(shù)問題
所謂客觀的技術(shù)問題是，發(fā)明創(chuàng)造與客觀的現(xiàn)有技術(shù)方案比對，得出的所要解決的技術(shù)問題。
在專利申請、專利無效過程中，審查員、無效請求人甚至申請人舉證的現(xiàn)有技術(shù)往往是不同的、變化的，因此，客觀的技術(shù)問題也是不穩(wěn)定的、變化的。
從客觀的技術(shù)問題的變化中，舉證的現(xiàn)有技術(shù)越趨近“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，發(fā)明創(chuàng)造所要解決的技術(shù)問題，會越來越趨近A22.3規(guī)定的“實際解決的技術(shù)問題”，即，當(dāng)對比文件選擇的是最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，發(fā)明創(chuàng)造與之對比出的技術(shù)問題就是“實際解決的技術(shù)問題”。
主要技術(shù)問題和次要技術(shù)問題
由于一個發(fā)明創(chuàng)造往往一次解決多個客觀的技術(shù)問題，一般地，客觀的技術(shù)問題可根據(jù)其重要性不同，歸類為：主要技術(shù)問題和次要技術(shù)問題。
2、A22.3所述“實際解決的技術(shù)問題”
筆者認(rèn)為：如果發(fā)明創(chuàng)造既解決了主觀的技術(shù)問題又解決了客觀的技術(shù)問題，則應(yīng)當(dāng)以發(fā)明創(chuàng)造解決的客觀技術(shù)問題為依據(jù)判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性。
如果發(fā)明創(chuàng)造解決了一個客觀的技術(shù)問題，則該客觀的技術(shù)問題就是專利“實際解決的技術(shù)問題”，以此為基礎(chǔ)，可以判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性。
如果發(fā)明創(chuàng)造同時解決了多個客觀的技術(shù)問題，其中，獨立權(quán)利要求僅解決客觀的、主要的技術(shù)問題時，專利保護(hù)范圍最大。
二、其他條款所述的技術(shù)問題
其他條款中，所涉及的“技術(shù)問題”主要著眼于說明書是否有明確記載的所要解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的技術(shù)效果，或者著眼于權(quán)利要求書與說明書的關(guān)系，判斷是否符合其他條款的相關(guān)規(guī)定。筆者認(rèn)為，在考慮申請文件是否符合其他條款時，也不能簡單僅考察申請文件是否明確記載，還應(yīng)該區(qū)分客觀技術(shù)問題和主觀技術(shù)問題。
三、各條款“技術(shù)問題”之間的區(qū)別與聯(lián)系
1、專利法立法目的之一是平衡專利權(quán)人和社會公眾利益，筆者認(rèn)為，上述所有涉及技術(shù)問題的專利條款，均是對專利權(quán)人的限制。其中，A26.3是申請人獲得專利權(quán)必須付出的對價；A26.4和R21.2是對專利權(quán)保護(hù)范圍上限的限定；A22.3是發(fā)明創(chuàng)造具有或不具有創(chuàng)造性的限定。
2、從法律適用角度看，其他條款涉及的“技術(shù)問題”并不以該專利具有或不具有創(chuàng)造性為前提，因此，其他條款只考慮申請文件中是否有明確記載即可。
3、從專利撰寫角度看，本文涉及所有法律條款的“技術(shù)問題”應(yīng)當(dāng)綜合考量，當(dāng)該專利記載的客觀的主要的技術(shù)問題與“實際要解決的技術(shù)問題”相接近時，專利的穩(wěn)定性和保護(hù)范圍達(dá)到平衡，筆者認(rèn)為，此時該專利撰寫質(zhì)量最佳。
最后，筆者認(rèn)為，撰寫過程中，申請人及代理人應(yīng)當(dāng)綜合考慮專利法中關(guān)于“技術(shù)問題”的各種規(guī)定，使申請文件中明確記載的“技術(shù)問題”趨近發(fā)明創(chuàng)造“實際解決的技術(shù)問題”（甚至兩者相同），這是專利權(quán)穩(wěn)定、保護(hù)范圍合適的基礎(chǔ)，也是高質(zhì)量專利的基礎(chǔ)之一。
地址 | https://mp.weixin.qq.com/s/LP8Ra8EtNvrdAhdr5ypXvQ
