有的小伙伴可能要質(zhì)疑,不要欺負我不是學法律的,如果地理名稱真的不可以,那么“陜西蘋果、瀏陽花炮、貴州茅臺酒、紹興黃酒”這些閃瞎眼的地理名稱不算商標么?您別著急,商標法第十條第二款不是還有但書規(guī)定嘛,上面這些商標恰恰都是證明商標中的一種,用于證明標識產(chǎn)品的產(chǎn)地,俗稱地理標志。
愛問問題的小伙伴可能還有疑問:2014年商標法第十條第二款規(guī)定:“不得作為商標”,指的是“不得作為商標注冊”還是“不得作為商標使用”呢?關(guān)于這一點,歷來眾說紛紜,有人認為“這是禁止注冊條款,禁止地名注冊在于地名用作商標缺乏顯著性,容易造成產(chǎn)地誤認”。有的人認為“這是禁用條款,不管是否經(jīng)過使用獲得顯著性、是否會造成產(chǎn)地誤認,都應該禁止”。還有的人認為“該條款是關(guān)于使用地名作為商標的管理規(guī)定”。到底哪種觀點更準確呢?這還要從立法沿革和立法本意上進行探討。
關(guān)于地理名稱的條款最早出現(xiàn)在1988年的商標法實施細則中,其第六條規(guī)定“縣級以上(含縣級)行政區(qū)劃名稱和公眾知曉的外國地名,不得作為商標。使用前款規(guī)定名稱已經(jīng)核準注冊的商標繼續(xù)有效”。1993年商標法修訂的時候,改為第八條第二款“縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標,但是,地名具有其他含義的除外;已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效。”需要說明的是,1993年商標法并未明確區(qū)分禁用條件和禁注條件,其第八條第一款的各項規(guī)定既有2001年商標法中的禁用條件,也有禁注條件,而且統(tǒng)一使用了“商標不得使用下列文字、圖形”的表述。1993年商標法修改時,立法者明確指出“現(xiàn)行商標法(1983年),對用行政區(qū)劃名稱作為商標注冊未作限制。這一點不明確,實踐中帶來了不少問題,第一是以地名做商標,缺乏顯著性,不利于消費者通過商標識別不同類別的商品,容易造成混亂;第二是如果同一地區(qū)多家企業(yè)生產(chǎn)同類商品,一家企業(yè)率先以地名作為商標注冊,容易形成實際上的壟斷,使其他企業(yè)處于不利地位。”因此,1993年商標法第八條第二款關(guān)于地名禁止作為商標的規(guī)定,應當解釋為主要包括因地名缺乏顯著性而作的禁止性規(guī)定,其中“地名有其他含義的除外”的規(guī)定,可以解釋為地名經(jīng)過使用取得“第二含義”的,可以作為商標注冊。
2001年商標法第十條第二款,除了條文序號發(fā)生變化外,增加了地名作為集體商標、證明商標組成部分的例外規(guī)定,但條文內(nèi)容并無實質(zhì)變化。商標局在對該款解釋時,認為該條的制定主要考慮如下因素:
(一)這些地名一般只能說明產(chǎn)地產(chǎn)品的地方,而不能區(qū)別產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者,因而不具有商標的區(qū)別功能。
(二)如果申請人的住所在我國某縣級以上的行政區(qū)劃地名的地區(qū)以內(nèi),或者其住所在公眾知曉的某外國地名所及的地域內(nèi),并且該申請人將該行政區(qū)劃的地名或者該外國地名作為商標注冊,會在該地名上獲得排他權(quán),這種排他權(quán)會不公平地妨礙他人在商業(yè)活動中正常使用。
(三)如果申請人的住所不在我國某縣級以上的行政區(qū)劃地名的地域以內(nèi),或者其住所不在公眾知曉的某外國地名所及的地域內(nèi),并且該申請人將該區(qū)劃的地名或外國地名作為商標使用或者注冊,其提供的產(chǎn)品并不產(chǎn)于該地域,易使公眾對帶有這些地名的商品或提供的服務(wù)的來源產(chǎn)生誤會,或者說該商標具有地理欺騙性。
從上述解釋來看,2001年商標法第十條第二款關(guān)于地名的規(guī)定,仍然是以地名作為商標缺乏顯著性為主要理由,比1993年商標法修改時增加了地理欺騙性的理由,因此該款根據(jù)案情不同,可以是禁用條件,也可以是禁注條件,但以后者為主。
2014年商標法在第十條第一款第(七)項中將地理欺騙性規(guī)定為禁用條件,故第十條第二款就只剩下禁注條件。經(jīng)過上述推理,就是說關(guān)于地理名稱的規(guī)定可以理解為禁止注冊條款而非禁止使用條款,是不是眼前一亮呢!
如何理解地名的含義
(一)對“縣級以上行政區(qū)劃地名”的理解
“縣級以上行政區(qū)劃地名”是僅指的中國,還是也包含外國呢?商標法第十條第二款規(guī)定的“縣級以上行政區(qū)劃地名”雖然沒有明確指明是我國的縣級以上地名,但是從本條文的含義來看不應該包括其他國家或者地區(qū)的“縣級以上地名”。尤其是某些國家或者地區(qū),比如日本,其“縣”與我國的行政區(qū)劃的“縣”并非同一含義。也就是說其他國家或者地區(qū)的公眾知曉的地名即便是縣以下的也禁止注冊。
“縣級以上行政區(qū)劃地名”到底包括哪些具體形式?《商標審查和審理標準》對“縣級以上行政區(qū)劃的地名”的解釋是:包括縣級以上行政區(qū)劃的全稱、簡稱以及縣級以上的省、自治區(qū)、直轄市、省會城市,計劃單列市、著名旅游城市名稱的拼音形式。
1、地名的拼音
地名的拼音形式是否能夠獲準注冊?這不僅要看該地名是否是“省、自治區(qū)、直轄市、省會城市,計劃單列市、著名旅游城市名稱”,還要看在商品上使用該地名是否會讓消費者認為商品來源于該地,從而不具有顯著性。
案例:“jiujiang”商標異議復審案
商標評審委員會依據(jù)《商標審查及審理標準》認為,廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)的九江酒廠在酒類商品上注冊的“jiujiang”商標,雖然是江西省九江市的行政區(qū)劃名的拼音,但是九江市既不是省會城市、計劃單列市,也不是著名旅游城市,因此可以作為商標注冊。但是北京高院認為“jiujiang”與江西省九江市的“九江”發(fā)音相同,被異議商標指定使用在酒類商品上,容易使得消費者誤認為商品來源于江西九江市,為避免產(chǎn)地誤認,對被異議商標不宜予以核準。
2、地名簡稱
地名的簡稱形式是否能夠獲準注冊?這不僅要看該地名是否是縣級以上的行政區(qū)劃的簡略稱呼,還要看在商品上使用該地名是否會讓消費者認為商品來源于該地區(qū),從而不具有顯著性。
案例:“蓉藥”商標駁回復審案
商標評審委員會和北京高院均認為:“蓉”字雖然具有其他含義,但是作為四川省成都市別稱的含義更為顯著,當該字與“藥”字組合在一起時,并未產(chǎn)生有別于名的其他含義;尤其在中國,相關(guān)公眾在認讀申請商標時,一般會聯(lián)想到四川省成都市,進而將申請商標理解為指示商品產(chǎn)地的標識,無法起到區(qū)別商品來源的作用。
(二)對“公眾知曉的外國地名”的理解
如果定義“公眾知曉的外國地名”呢?對于小e這樣的地理盲來說,除了幾個發(fā)達國家的首府,其他地區(qū)統(tǒng)統(tǒng)稱為外國,那么小e的標準能不能作為普通公眾的標準呢?《商標審查與審理標準》認為“公眾知曉的外國地名”指的是,我國公眾知曉的我國以外的其他國家和地區(qū)的地名。這里的“我國公眾知曉”中的公眾并不是判斷混淆時的相關(guān)公眾,而是指的一般的社會公眾,這里的地名包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名。
是否為“公眾知曉的外國地名”雖然是客觀事實,但是對其進行判定具有一定的主觀性,要根據(jù)我國社會公眾所通常熟悉的外語類別,外語詞匯、外國地名、基于自然或者人文原因在世界上的知名程度以及我國與該國的關(guān)系發(fā)展狀況等,綜合予以判斷是否屬于我國公眾所知曉的外國地名。對于“公眾知曉的外國地名”的判斷并非通過字典等工具書可以查到的地名均為“公眾知曉的外國地名”。某地名為中國公眾所知曉可能因其是發(fā)達國家的首都、具有國際影響力的城市或者著名旅游城市,可能是有某種特殊資源或特產(chǎn),也可能是與中國有特殊歷史淵源,或者是擁有一支著名球隊而為中國普通公眾知曉。一般來說,中國普通公眾通過教育、書籍、媒體、網(wǎng)絡(luò)等方式容易得知的外國地名可以認為是《商標法》第十條第二款所述的“公眾知曉的外國地名”。
是否為“公眾知曉的外國地名”有時還會因為中外文形式不同而結(jié)論不同,我國是漢語國家,對于外國地名的中文譯名相對熟悉,但并不表示對于外國地名的外文也相對熟悉。因此,就有的外國地名而言,若中國普通公眾僅對其中文翻譯較為熟知,但對其外文表現(xiàn)形式并不熟知,則該地名的外文表現(xiàn)形式不應視為我國公眾所知曉的外國地名。另一方面,如果商標整體外觀上與公眾知曉的外國地名的外文形式相似,我國公眾從對外語的掌握熟悉程度來看難以區(qū)分二者的,也適于判定為公眾知曉的外國地名。
案例:“NARACAMICIE”商標駁回案
商標評審委認為:申請商標中“NARA”可譯為“奈良”,是日本本州中南部的一座城市,屬公眾知曉的外國地名,不得作為商標使用和注冊。
北京市一中院認為:申請商標標識為“NARACAMICIE”,其整體并非外國地名,僅僅摘取其中的“NARA”部分進行審查,實屬不當。另外“奈良”對我國公眾而言,固然可以認定為公眾知曉的外國地名,但由于文化關(guān)系,我國一般公眾通常認知為“奈良”,因此尚難以認定“NARA”作為外國地名已在我國公眾之中達到普通知曉的程度。
北京市高院認為:中國公眾知曉的中文日本地名為“奈良”,但申請商標中“NARA”(日本奈良的英文形式)作為外國地名并未在我國公眾之中達到普遍知曉的程度。此外,我國公眾的接受程度較高的是英語,對于英語表達的外國地名可能公眾熟知程度的判斷標準與其他外文表達的外國地名的熟知程度判斷標準也不相同。