美國：涉及DNA專利申請案的可專利性問題
發(fā)布時間：2014-05-21 08:59:16瀏覽次數(shù)：161
基因?qū)＠軌驗樯锛夹g(shù)產(chǎn)業(yè)吸引到更多的投資，推動生物技術(shù)創(chuàng)新，并帶來更先進(jìn)的醫(yī)療服務(wù)。但是基因?qū)＠矔璧K醫(yī)療服務(wù)的開展，因為所有應(yīng)用基因?qū)＠尼t(yī)療服務(wù)都必須得到專利權(quán)人的許可并支付費用。美國聯(lián)邦最高法院就Myriad案所做的判決對如何解決這個兩難問題進(jìn)行了詳盡的闡述，并對基因可專利性問題作出了明確的表態(tài)。
一、Myriad案的基本事實
基因的遺傳信息序列、氨基酸的生成以及蛋白質(zhì)的生成都是在細(xì)胞內(nèi)自然地發(fā)生的。但是，技術(shù)人員利用實驗室方法可以從細(xì)胞中直接分離出特定的DNA片段，通常稱作分離DNA。技術(shù)人員還可以運用遺傳學(xué)方法通過實驗室手段合成新的DNA片段，通常稱作合成DNA，例如技術(shù)人員利用核苷酸的自然配對特性制造出的互補DNA就是一種合成DNA?；パaDNA與分離DNA不一樣，互補DNA只包含外顯子，這樣的DNA分子并不是自然生成的。
1990年，科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種與乳腺癌有關(guān)的基因，命名為乳腺癌1號基因，英文簡稱BRCA1。后來，科學(xué)家又發(fā)現(xiàn)了另一種與乳腺癌有關(guān)的基因，命名為乳腺癌2號基因，英文簡稱BRCA2。這些基因的突變，可以明顯地增加乳腺癌的患病風(fēng)險。美國Myriad公司進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了BRCA1和BRCA2兩種基因的精確位置及其核苷酸序列，并據(jù)此開發(fā)出用于診斷的檢測試劑。檢測試劑可以檢測出病人的BRCA1和BRCA2是否發(fā)生突變，醫(yī)生據(jù)此評估病人患癌癥的風(fēng)險是否增加。
Myriad發(fā)現(xiàn)BRCA1基因和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列后，圍繞這些發(fā)明申請并獲得了大量專利。Myriad案就涉及其中三項專利的9個權(quán)利要求，其中美國5747282號專利（以下簡稱282號專利）的“權(quán)利要求1”和“權(quán)利要求2”最具有代表性。實際上，282號專利“權(quán)利要求1”要求保護(hù)的就是代表BRCA1典型編碼的分離DNA，“權(quán)利要求2”要求保護(hù)的就是用于BRCA1編碼的互補DNA。
在Myriad案中，法院需要解決的問題包括：（1）根據(jù)美國專利法第101條的規(guī)定，分離DNA，即自然生成的DNA片段與人類的其他基因組分離以后，是否屬于可專利主題；（2）根據(jù)美國專利法第101條的規(guī)定，互補DNA是否屬于可專利主題。
二、美國可專利主題的法律規(guī)定
可專利主題是指哪些發(fā)明創(chuàng)造可以成為專利法的保護(hù)對象。美國專利法第101條規(guī)定，只要符合本法規(guī)定的條件和要求，任何人都可以就其發(fā)明或發(fā)現(xiàn)的任何新的且實用的方法、機(jī)器、制造品或者合成物及其任何新的且實用的改進(jìn)獲得專利權(quán)。但是美國聯(lián)邦最高法院長期以來都主張，美國專利法第101條包含了一個重要的、隱含的例外，即自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象思想是不可專利。這是因為它們是科技工作的基本工具，處于專利保護(hù)領(lǐng)域之外。如果沒有這個例外，有些專利申請的授權(quán)將會阻礙這些基本工具的利用，并會限制以這些基本工具為基礎(chǔ)的進(jìn)一步技術(shù)創(chuàng)新，這樣就會發(fā)生非常嚴(yán)重的后果。專利制度的根本目的就是為了促進(jìn)創(chuàng)造，這將與專利的根本目的發(fā)生沖突。
然而，上述自然事物的可專利除外規(guī)則并不是沒有限制的，因為所有的發(fā)明都在某種程度上實施、利用、反映、依據(jù)或者應(yīng)用了自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或者抽象思想，并且如果將可專利除外規(guī)則解釋得過于寬泛，就會閹割專利法的核心。專利保護(hù)要保證創(chuàng)造、發(fā)明及發(fā)現(xiàn)的激勵與妨礙信息傳播之間的平衡。
因此，對于涉及DNA的專利申請來說，法院也應(yīng)當(dāng)適用這一普遍接受的標(biāo)準(zhǔn)，判斷相關(guān)權(quán)利要求是美國專利法第101條規(guī)定的“新的、實用的合成物”，還是自然發(fā)生的事物。
三、美國聯(lián)邦巡回上訴法院的觀點
美國聯(lián)邦巡回上訴法院參與案件審理的勞里法官、摩爾法官和布賴森法官都認(rèn)為，互補DNA滿足專利法第101條規(guī)定的可專利主題的適格條件，但是對于分離DNA是否屬于可專利主題，他們卻持有不同的觀點。
勞里法官認(rèn)為，整個DNA分子是通過化學(xué)鍵結(jié)合在一起的。為了分離出DNA片段，需要斷開某一特定DNA片段兩端的共價鍵。從技術(shù)上來說，這種方法制造出了具有獨特化學(xué)組成的新分子。勞里法官據(jù)此認(rèn)為，即使這種化學(xué)變化沒有改變DNA特性的信息，那么這種化學(xué)變化也具有決定意義，因為分離出特定DNA片段的行為在客觀上制造出了非自然生成的分子。據(jù)此，勞里法官認(rèn)為，分離DNA不屬于自然產(chǎn)物，能夠獲得專利權(quán)的保護(hù)。
摩爾法官雖然贊同勞里法官的觀點，但是并沒有僅僅依據(jù)勞里法官的上述推論，即采用化學(xué)方法斷開共價鍵足以使分離DNA成為適格的可專利客體。除此之外，摩爾法官還依據(jù)了美國專利商標(biāo)局關(guān)于審查授權(quán)此類專利的做法以及專利持有人的利益。
布賴森法官則認(rèn)為，分離DNA不屬于可專利主題。布賴森法官指出，當(dāng)某個化學(xué)鍵斷開或者產(chǎn)生時，對該化學(xué)鍵來說，并沒有制造出一種新的產(chǎn)物，因為“要求保護(hù)的分子的核苷酸序列與自然生成的人類基因的核苷酸序列相同”。布賴森法官隨后得出，基因結(jié)構(gòu)的相似性使分離DNA與自然DNA之間的結(jié)構(gòu)差異變得不再重要，特別是結(jié)構(gòu)差異只是由于共價鍵的斷開而造成的，因為斷開共價鍵本身并不是一種具有創(chuàng)造性的方法。
四、美國聯(lián)邦最高法院的觀點
互補DNA片段與自然DNA片段包含相同的蛋白質(zhì)編碼信息，但是互補DNA片段不包含不參與蛋白質(zhì)編碼的部分。美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，自然生成的DNA片段屬于自然產(chǎn)物，不能僅僅因為經(jīng)過分離而成為可專利主題，但是互補DNA屬于可專利主題，因為它不是自然生成的。
?。ㄒ唬┓蛛xDNA的可專利性問題
毫無疑問，Myriad并沒有制造或者改變BRCA1基因和BRCA2基因中的任何遺傳信息。在Myriad發(fā)現(xiàn)BRCA1基因和BRCA2基因位置及其核苷酸序列之前，這些基因位置及其核苷酸序列在自然界就早已存在。Myriad也沒有制造或者改變DNA的遺傳結(jié)構(gòu)。Myriad的主要貢獻(xiàn)就是發(fā)現(xiàn)了17號染色體和13號染色體中BRCA1和BRCA2基因的精確位置及其核苷酸序列。其實本案的問題就在于，Myriad所作的貢獻(xiàn)是否可以使這些基因據(jù)此而成為可專利主題。
美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，突破性的、創(chuàng)新性的，甚至重大的發(fā)現(xiàn)本身并不能滿足專利法第101條的條件。在本案中，Myriad只是發(fā)現(xiàn)了一種重要的、有用的基因，即BRCA1和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列。但是美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，發(fā)現(xiàn)行為本身并不能使BRCA1和BRCA2基因成為專利法第101條規(guī)定的可專利主題。
對于Myriad將BRCA1和BRCA2基因從其周圍的遺傳物質(zhì)中分離出來的事實，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，通過斷開化學(xué)鍵從人體基因組分離出某一DNA片段，借此制造出非自然生成的DNA分子，這樣的事實并不能使Myriad的權(quán)利要求成為可專利主題。Myriad的權(quán)利要求只不過沒有采取化學(xué)成分的表達(dá)方式，也沒有依據(jù)因分離出特定DNA片段而引起的化學(xué)變化。相反的，這些權(quán)利要求的重點只是BRCA1基因和BRCA2基因中原有的遺傳編碼信息。
綜合以上理由，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，分離DNA不屬于美國專利法第101條規(guī)定的可專利主題。
（二）互補DNA的可專利性問題
在庭審中，無效宣告的請求人承認(rèn)，互補DNA與自然DNA不同，因為非編碼部分已經(jīng)被剔除。但是無效宣告的請求人仍然主張，互補DNA不屬于可專利主題，因為互補DNA的核苷酸序列是由自然法則決定的，而不是由實驗室的技術(shù)人員決定。
美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，事實也許如此，但是實驗室的技術(shù)人員確實制造出了新東西?；パaDNA保留了自然DNA的外顯子，但是它與原始DNA絕不相同。因此，互補DNA不是自然產(chǎn)物，屬于專利法第101條規(guī)定的可專利主題。美國聯(lián)邦最高法院還指出，對于一些較短的DNA序列來說，生成互補DNA時可能并不涉及剔除內(nèi)含子問題。在這種情況下，互補DNA序列與自然DNA并沒有什么不同，因此這樣的互補DNA就不屬于可專利主題。
五、余論
美國聯(lián)邦最高法院在本案的判決中就本案未涉及的一些問題進(jìn)行了探討和提示。首先，本案不涉及方法權(quán)利要求。如果Myriad在尋找BRCA1基因和BRCA2基因過程中開發(fā)出了一種可以控制基因的創(chuàng)新性方法，那么它就此可以獲得方法專利。其次，本案不涉及那些運用BRCA1基因和BRCA2基因知識的專利。Myriad最先獲悉了BRCA1基因和BRCA2基因的核苷酸序列，因此Myriad在BRCA1基因和BRCA2基因序列的利用方面具有申請專利的優(yōu)勢。Myriad其他未受到挑戰(zhàn)的權(quán)利要求都與基因序列的應(yīng)用有關(guān)。再者，本案不涉及自然生成的核苷酸排列順序被改變后的DNA是否屬于可專利主題問題。利用科技手段改變遺傳編碼是一種不同于DNA分離的研究活動，美國聯(lián)邦最高法院對這些研究成果是否滿足專利法第101條的要求沒有給予評判?？傊?，美國聯(lián)邦最高法院只是認(rèn)為，不能僅僅因為將基因從周圍的遺傳物質(zhì)中分離出來，基因及其編碼信息就成為美國專利法第101條規(guī)定的可專利主題。
一、Myriad案的基本事實
基因的遺傳信息序列、氨基酸的生成以及蛋白質(zhì)的生成都是在細(xì)胞內(nèi)自然地發(fā)生的。但是，技術(shù)人員利用實驗室方法可以從細(xì)胞中直接分離出特定的DNA片段，通常稱作分離DNA。技術(shù)人員還可以運用遺傳學(xué)方法通過實驗室手段合成新的DNA片段，通常稱作合成DNA，例如技術(shù)人員利用核苷酸的自然配對特性制造出的互補DNA就是一種合成DNA?；パaDNA與分離DNA不一樣，互補DNA只包含外顯子，這樣的DNA分子并不是自然生成的。
1990年，科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種與乳腺癌有關(guān)的基因，命名為乳腺癌1號基因，英文簡稱BRCA1。后來，科學(xué)家又發(fā)現(xiàn)了另一種與乳腺癌有關(guān)的基因，命名為乳腺癌2號基因，英文簡稱BRCA2。這些基因的突變，可以明顯地增加乳腺癌的患病風(fēng)險。美國Myriad公司進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了BRCA1和BRCA2兩種基因的精確位置及其核苷酸序列，并據(jù)此開發(fā)出用于診斷的檢測試劑。檢測試劑可以檢測出病人的BRCA1和BRCA2是否發(fā)生突變，醫(yī)生據(jù)此評估病人患癌癥的風(fēng)險是否增加。
Myriad發(fā)現(xiàn)BRCA1基因和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列后，圍繞這些發(fā)明申請并獲得了大量專利。Myriad案就涉及其中三項專利的9個權(quán)利要求，其中美國5747282號專利（以下簡稱282號專利）的“權(quán)利要求1”和“權(quán)利要求2”最具有代表性。實際上，282號專利“權(quán)利要求1”要求保護(hù)的就是代表BRCA1典型編碼的分離DNA，“權(quán)利要求2”要求保護(hù)的就是用于BRCA1編碼的互補DNA。
在Myriad案中，法院需要解決的問題包括：（1）根據(jù)美國專利法第101條的規(guī)定，分離DNA，即自然生成的DNA片段與人類的其他基因組分離以后，是否屬于可專利主題；（2）根據(jù)美國專利法第101條的規(guī)定，互補DNA是否屬于可專利主題。
二、美國可專利主題的法律規(guī)定
可專利主題是指哪些發(fā)明創(chuàng)造可以成為專利法的保護(hù)對象。美國專利法第101條規(guī)定，只要符合本法規(guī)定的條件和要求，任何人都可以就其發(fā)明或發(fā)現(xiàn)的任何新的且實用的方法、機(jī)器、制造品或者合成物及其任何新的且實用的改進(jìn)獲得專利權(quán)。但是美國聯(lián)邦最高法院長期以來都主張，美國專利法第101條包含了一個重要的、隱含的例外，即自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象思想是不可專利。這是因為它們是科技工作的基本工具，處于專利保護(hù)領(lǐng)域之外。如果沒有這個例外，有些專利申請的授權(quán)將會阻礙這些基本工具的利用，并會限制以這些基本工具為基礎(chǔ)的進(jìn)一步技術(shù)創(chuàng)新，這樣就會發(fā)生非常嚴(yán)重的后果。專利制度的根本目的就是為了促進(jìn)創(chuàng)造，這將與專利的根本目的發(fā)生沖突。
然而，上述自然事物的可專利除外規(guī)則并不是沒有限制的，因為所有的發(fā)明都在某種程度上實施、利用、反映、依據(jù)或者應(yīng)用了自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或者抽象思想，并且如果將可專利除外規(guī)則解釋得過于寬泛，就會閹割專利法的核心。專利保護(hù)要保證創(chuàng)造、發(fā)明及發(fā)現(xiàn)的激勵與妨礙信息傳播之間的平衡。
因此，對于涉及DNA的專利申請來說，法院也應(yīng)當(dāng)適用這一普遍接受的標(biāo)準(zhǔn)，判斷相關(guān)權(quán)利要求是美國專利法第101條規(guī)定的“新的、實用的合成物”，還是自然發(fā)生的事物。
三、美國聯(lián)邦巡回上訴法院的觀點
美國聯(lián)邦巡回上訴法院參與案件審理的勞里法官、摩爾法官和布賴森法官都認(rèn)為，互補DNA滿足專利法第101條規(guī)定的可專利主題的適格條件，但是對于分離DNA是否屬于可專利主題，他們卻持有不同的觀點。
勞里法官認(rèn)為，整個DNA分子是通過化學(xué)鍵結(jié)合在一起的。為了分離出DNA片段，需要斷開某一特定DNA片段兩端的共價鍵。從技術(shù)上來說，這種方法制造出了具有獨特化學(xué)組成的新分子。勞里法官據(jù)此認(rèn)為，即使這種化學(xué)變化沒有改變DNA特性的信息，那么這種化學(xué)變化也具有決定意義，因為分離出特定DNA片段的行為在客觀上制造出了非自然生成的分子。據(jù)此，勞里法官認(rèn)為，分離DNA不屬于自然產(chǎn)物，能夠獲得專利權(quán)的保護(hù)。
摩爾法官雖然贊同勞里法官的觀點，但是并沒有僅僅依據(jù)勞里法官的上述推論，即采用化學(xué)方法斷開共價鍵足以使分離DNA成為適格的可專利客體。除此之外，摩爾法官還依據(jù)了美國專利商標(biāo)局關(guān)于審查授權(quán)此類專利的做法以及專利持有人的利益。
布賴森法官則認(rèn)為，分離DNA不屬于可專利主題。布賴森法官指出，當(dāng)某個化學(xué)鍵斷開或者產(chǎn)生時，對該化學(xué)鍵來說，并沒有制造出一種新的產(chǎn)物，因為“要求保護(hù)的分子的核苷酸序列與自然生成的人類基因的核苷酸序列相同”。布賴森法官隨后得出，基因結(jié)構(gòu)的相似性使分離DNA與自然DNA之間的結(jié)構(gòu)差異變得不再重要，特別是結(jié)構(gòu)差異只是由于共價鍵的斷開而造成的，因為斷開共價鍵本身并不是一種具有創(chuàng)造性的方法。
四、美國聯(lián)邦最高法院的觀點
互補DNA片段與自然DNA片段包含相同的蛋白質(zhì)編碼信息，但是互補DNA片段不包含不參與蛋白質(zhì)編碼的部分。美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，自然生成的DNA片段屬于自然產(chǎn)物，不能僅僅因為經(jīng)過分離而成為可專利主題，但是互補DNA屬于可專利主題，因為它不是自然生成的。
?。ㄒ唬┓蛛xDNA的可專利性問題
毫無疑問，Myriad并沒有制造或者改變BRCA1基因和BRCA2基因中的任何遺傳信息。在Myriad發(fā)現(xiàn)BRCA1基因和BRCA2基因位置及其核苷酸序列之前，這些基因位置及其核苷酸序列在自然界就早已存在。Myriad也沒有制造或者改變DNA的遺傳結(jié)構(gòu)。Myriad的主要貢獻(xiàn)就是發(fā)現(xiàn)了17號染色體和13號染色體中BRCA1和BRCA2基因的精確位置及其核苷酸序列。其實本案的問題就在于，Myriad所作的貢獻(xiàn)是否可以使這些基因據(jù)此而成為可專利主題。
美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，突破性的、創(chuàng)新性的，甚至重大的發(fā)現(xiàn)本身并不能滿足專利法第101條的條件。在本案中，Myriad只是發(fā)現(xiàn)了一種重要的、有用的基因，即BRCA1和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列。但是美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，發(fā)現(xiàn)行為本身并不能使BRCA1和BRCA2基因成為專利法第101條規(guī)定的可專利主題。
對于Myriad將BRCA1和BRCA2基因從其周圍的遺傳物質(zhì)中分離出來的事實，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，通過斷開化學(xué)鍵從人體基因組分離出某一DNA片段，借此制造出非自然生成的DNA分子，這樣的事實并不能使Myriad的權(quán)利要求成為可專利主題。Myriad的權(quán)利要求只不過沒有采取化學(xué)成分的表達(dá)方式，也沒有依據(jù)因分離出特定DNA片段而引起的化學(xué)變化。相反的，這些權(quán)利要求的重點只是BRCA1基因和BRCA2基因中原有的遺傳編碼信息。
綜合以上理由，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，分離DNA不屬于美國專利法第101條規(guī)定的可專利主題。
（二）互補DNA的可專利性問題
在庭審中，無效宣告的請求人承認(rèn)，互補DNA與自然DNA不同，因為非編碼部分已經(jīng)被剔除。但是無效宣告的請求人仍然主張，互補DNA不屬于可專利主題，因為互補DNA的核苷酸序列是由自然法則決定的，而不是由實驗室的技術(shù)人員決定。
美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，事實也許如此，但是實驗室的技術(shù)人員確實制造出了新東西?；パaDNA保留了自然DNA的外顯子，但是它與原始DNA絕不相同。因此，互補DNA不是自然產(chǎn)物，屬于專利法第101條規(guī)定的可專利主題。美國聯(lián)邦最高法院還指出，對于一些較短的DNA序列來說，生成互補DNA時可能并不涉及剔除內(nèi)含子問題。在這種情況下，互補DNA序列與自然DNA并沒有什么不同，因此這樣的互補DNA就不屬于可專利主題。
五、余論
美國聯(lián)邦最高法院在本案的判決中就本案未涉及的一些問題進(jìn)行了探討和提示。首先，本案不涉及方法權(quán)利要求。如果Myriad在尋找BRCA1基因和BRCA2基因過程中開發(fā)出了一種可以控制基因的創(chuàng)新性方法，那么它就此可以獲得方法專利。其次，本案不涉及那些運用BRCA1基因和BRCA2基因知識的專利。Myriad最先獲悉了BRCA1基因和BRCA2基因的核苷酸序列，因此Myriad在BRCA1基因和BRCA2基因序列的利用方面具有申請專利的優(yōu)勢。Myriad其他未受到挑戰(zhàn)的權(quán)利要求都與基因序列的應(yīng)用有關(guān)。再者，本案不涉及自然生成的核苷酸排列順序被改變后的DNA是否屬于可專利主題問題。利用科技手段改變遺傳編碼是一種不同于DNA分離的研究活動，美國聯(lián)邦最高法院對這些研究成果是否滿足專利法第101條的要求沒有給予評判?？傊?，美國聯(lián)邦最高法院只是認(rèn)為，不能僅僅因為將基因從周圍的遺傳物質(zhì)中分離出來，基因及其編碼信息就成為美國專利法第101條規(guī)定的可專利主題。
